第一节
10.1 海外知识产权保护是知识产权领域国家安全的重要方面。随着全球知识经济和贸易全球化的深度发展,知识产权逐渐成为开展国际竞争最重要的工具。以知识产权为核心要素的全球经济、贸易、科技和卫生竞争日趋激烈,以知识产权为诱因和平衡工具的贸易摩擦难解难分。知识产权国际保护和知识产权全球治理面临着新一轮调整。欧美国家的“长臂管辖”及禁诉令制度,越来越成为国家间和企业间争夺司法管辖权的竞争工具。
海外知识产权保护可以为企业的产品进入海外市场保驾护航,提高企业对供应链风险的应对和控制能力,增加企业抗衡或制约竞争对手的砝码,帮助企业维护、巩固和提升产品的市场地位与竞争优势,成为国际贸易规则的受益者。
第二节
10.2 美国的知识产权保护类型主要包括专利、商标、版权和商业秘密等。
美国专利保护类型包括发明专利、外观设计专利及植物专利。
植物专利保护利用无性繁殖方式培育出的任何独特且新颖的植物品种,包括变形芽、变体、杂交等新品种。申请人可对种子、植物本身以及植物组织培养物进行专利保护,要求保护的植物品种必须具有显著性、一致性和稳定性。
美国商标注册有效期为10年,允许续展,每次续展的期限是10年。
美国对固定于任何有形表现媒介中的独创作品均予以版权保护,这种表现媒介包括目前已知的或以后发展的,通过这种媒介,作品可以被感知、复制或以其他方式传播。目前在美国,作家死后70年内拥有版权,假如作品是集体创作或是1978年1月1日以前发表的,那么其版权保持75年至95年。
商业秘密可以是产品的公式、设计、编辑的数据、顾客名录等。美国许多州都采用了统一商业秘密法案保护商业秘密。
10.3 美国总体属于英美法系,各知识产权法几乎都是判例法和成文法并重的“混合体制”。其中,主体部分是判例法,法律的创制、法律原则的形成和发展以及法律的解释往往是通过判例形式实现的。在司法实践中,法官不仅享有司法审判权,而且享有司法解释权以及由“遵循先例”所决定的实际上的立法权;在审判风格上,同样采用归纳法推理方式。美国法院对先例、制定法条文等都享有司法解释的权力,这种解释往往造成判例规则和制定法条文含义的极大伸缩性。
目前美国涉及知识产权保护的相关法律有《美国专利法》《美国商标法》《美国版权法》《统一商业秘密法》《反垄断法》等。
美国对假冒专利行为追究刑事责任,其他专利侵权案件涉及民事责任。如美国专利权的损害赔偿包括补偿性赔偿和惩罚性赔偿。惩罚性赔偿适用于故意侵权,是在补偿性赔偿的基础上提高到最高3倍,由法官根据侵权情节来确定。
10.4 美国专利商标局主要承担专利、商标的登记、审查、公开等事务性工作。美国专利商标局下设的专利审判上诉委员会受理专利无效宣告请求。
美国国会图书馆下设的版权局,主要负责美国的版权登记管理。美国版权也是自动生成制度,但版权登记是提供法律保护的必要手段。
美国联邦地区法院负责审理涉及版权、注册商标、专利、植物品种、集成电路布图设计等知识产权侵权案件,在专利侵权诉讼中可以直接向受理法院提出专利无效宣告请求。联邦地区法院案件判决的上诉专属于联邦巡回上诉法院管辖。当事人若对联邦巡回上诉法院之判决不服,可以向美国最高法院申请上诉。
美国国际贸易委员会对根据《美国关税法》(1930年)第337条规定的案件(包括侵犯知识产权的进口商品的案件)拥有管辖权。美国国际贸易委员会的裁决由美国海关来执行,可以依裁决扣押侵权产品或禁止侵权产品进入美国。在相关侵权诉讼中也可以直接向美国国际贸易委员会提出专利无效宣告请求。
美国司法部是联邦执法部门,可以处理包括假冒专利行为的调查和起诉等工作。
10.5 欧洲的知识产权保护类型主要包括欧洲专利、欧洲统一专利、欧盟商标、注册和非注册的外观设计、版权和商业秘密等。
1973年,欧洲14国签订了《欧洲专利公约》,并于1977年成立了欧洲专利局,以建立统一的欧洲专利保护制度。时至今日,欧洲专利公约的成员国已经发展至38个国家。欧洲专利在这38个国家和2个延伸国内都能受到保护。
欧洲统一专利是由欧洲专利局根据《欧洲专利公约》的规则和程序授予的欧洲专利。该专利经权利人申请,可在参与统一专利体系并批准《统一专利法院协定》的欧盟成员国境内具有统一效力,即该专利可以在参与统一专利体系的欧盟成员国境内获得统一的保护。
欧盟商标可以由任何能以图形代表的标志组成,特别是保护姓名的文字、设计、字母、数字、物品形状或其包装,只要该标志能够使物品或服务与其他的物品或服务相区分。商标大体分为:文字商标、图形商标、具有文字部分的图形商标、三维商标、颜色商标和声音商标。欧盟商标初次保护时间为10年,并且随后可以无限续展,审查主要是形式审查。
欧盟的统一外观设计保护分为注册外观设计(RCD)和非注册外观设计(UCD)。二者都可以在欧盟的所有成员国范围内获得整体保护。
注册外观设计即在欧盟知识产权局注册的欧盟外观设计,其可以获得最长25年的保护时间。欧盟外观设计获得保护的条件为具备新颖性和创造性,审查过程分为形式审查和实质审查。
非注册外观设计是没有向欧盟知识产权局申请注册的外观设计,不需要申请。自于欧盟境内首次被公众知悉之日起,外观设计自动受到为期3年的保护。3年保护期后,非注册外观设计的保护不能续展。但在首次公布1年之内,外观设计可以在享受非注册外观设计保护的同时注册欧盟外观设计。
二者皆可以对涉及具有受保护的外观设计的产品没有得到许可的制造、许诺销售、提供、销售、进出口行为提起侵权诉讼。
10.6 在欧洲,版权保护主要依据各国国内法进行规定。欧盟为了协调各国的版权法,在版权法领域不断出台指令,如《欧洲版权指令》《数字化单一市场版权指令》等,各成员国需要将这些指令的内容制定为国内法。
欧洲法院在版权法领域也作出了很多判决,推动欧盟各成员国在司法实践中达成一致。在欧洲,版权归作者、表演者、录音制品制作人、电影及广播机构所有。作者的权利在他们的有生之年和死后的70年内都受到保护。表演者的权利自演出发行或者传播之日起五十年,未向公众传播的自演出之日起五十年。电影制作者的权利在电影传播给公众后持续50年,或者在电影创作后50年,如果在此期间电影从未传播给公众。广播节目的权利在广播节目首次播出后持续50年。
10.7 目前欧盟的主要知识产权法律包括欧洲专利公约、欧洲专利审查指南、欧共体商标条例、信息社会的著作权及邻接权指令等。
欧盟对知识产权,即专利、外观设计、商标和版权等实行欧盟范围内的统一保护。
对于在欧盟法令中没有具体规定的问题,各成员国法院可以就此请求欧洲联盟法院的权威意见。欧洲联盟法院的回复对于请求国法院有约束力,并且对以后的判决具有法律规范的效力。欧洲的知识产权保护由欧盟各国依据欧盟的法规和指令来执行,在各成员国内部,欧盟法优于成员国的国内法。由此,得以保证欧盟法律法规的统一实行。
欧洲专利局是欧洲专利组织的下设机构,负责欧洲专利的审批和异议工作,并提供国际专利检索服务,在慕尼黑、海牙设总部,在柏林、维也纳和布鲁塞尔设分部。欧洲专利局受理包括欧洲专利公约框架下的欧洲专利申请和PCT国际申请。
欧盟知识产权局(原名欧盟内部市场协调局)负责依据欧盟商标条例进行欧盟商标的管理工作:包括商标的注册事务与争议和撤销请求,以及根据欧共体外观设计条例处理外观设计的注册事务和无效请求。欧盟知识产权局还负责监控欧洲知识产权的侵权行为。
欧洲各个国家的著作权集体管理组织负责著作权的管理。这些著作权集体管理组织在管理本国境内的著作权授权许可之外,也负责本国作品在欧盟范围的许可授予。
《统一专利法院协定》已于2023年6月1日生效,目前有17个欧盟成员国,负责审理涉及欧洲专利和欧洲统一专利的侵权和有效性的案件。
10.8 日本的知识产权保护类型主要包括发明专利、实用新型、外观设计、商标、著作权、商业秘密、植物新品种和集成电路布图设计等。
日本特许法规定“发明”分为产品发明、方法发明和改进发明三种。发明专利有效期为自申请日起20年。实用新型采用无实审登记制,保护期限为自申请日起10年。外观设计保护期为自申请日起20年。
日本的商标法中的商标保护期为自注册日起10年,可无限次续展,续展期为10年。
版权保护期限是著作人死亡或第一次出版之日起50年,电影著作权在公布后70年内受到保护。
日本实行植物新品种保护制度。受保护的植物包括种子植物、蕨类植物、苔藓类植物、多细胞藻类和其他植物。此外,日本还将蘑菇列入受保护品种的范围。对育种者权利的保护期限规定为自授予品种权之日起25年,如果申请保护的品种为木本植物则为30年。
日本集成电路布图设计保护期限为自登记之日起10年。
日本有一些比较独特的知识产权制度,例如专利授权后的订正审判程序,是指在授予专利权之后,专利权人发现自己的权利存在瑕疵时,要求对权利要求书等的内容进行订正的程序;以及延长保护无效请求,是指公众可以对已经被日本特许厅认可的延长保护的专利权提出延长保护无效请求。
10.9 日本经济产业省下设的日本特许厅负责发明专利、实用新型、外观设计的审查,以及商标的注册。文部省下属的文化厅负责版权的管理工作。农业水产省负责植物新品种的审查和登记。软件情报中心半导体电路登记部负责集成电路布图设计的登记。
日本知识产权诉讼实行专属管辖,技术性强的案件审理由东京地方法院和大阪地方法院管辖,还专门组建了知识产权高等法院。
日本海关有没收侵权货物、处置侵权货物或责令进口人退运侵权货物的权利。日本海关没有知识产权备案制度,但是允许权利人随时向海关提供有关信息。
日本警察部门可以调查专利侵权的刑事责任问题,而且,其刑事救济没有门槛或门槛极低。日本对知识产权侵权犯罪刑罚较重,对侵权人可以同时适用监禁和罚款两种刑罚。
第三节
10.10 海外知识产权侵权诉讼可以分为多种类型:
以引发诉讼的主体不同,可以分为竞争对手型诉讼、非专利实施主体(non-practicing entities,以下简称NPE)型诉讼和合作方(客户、采购方)型诉讼;
以诉讼目的的不同,可以分为市场阻止型诉讼和许可收益型诉讼。
目前,我国企业在海外面临的知识产权诉讼,以引发诉讼的主体来看,主要为竞争对手型诉讼;以诉讼目的的来看,主要为市场阻止型诉讼。许可收益型诉讼(包括NPE型诉讼)也时有发生。
市场阻止型诉讼一般由行业竞争对手发起,其提出诉讼的主要目的是提升行业壁垒,提高其他企业进入市场的成本,阻止新进入市场的企业发展。
诉讼的主要诉求包括:
许可收益型诉讼一般由行业的技术主导者或者NPE发起,其提出诉讼的主要目的是通过诉讼获取许可收益。
10.11 贸易调查主要是指各国贸易管理部门针对贸易活动中的知识产权问题开展的行政调查。其中,具有代表性的贸易调查为美国的“337调查”。
“337调查”是根据美国《1930年关税法》第337节及相关修正案,对一切“不公平竞争行为”或向美国出口产品中的任何不公平贸易行为开展的调查,由美国国际贸易委员会ITC负责。
ITC是美国一个独立的行政联邦机构,拥有对与贸易有关事物的广泛调查权,其职能主要包括:以知识产权为基础的进口调查,并采取制裁措施;产业及经济分析;反倾销和反补贴调查中的国内产业损害调查;保障措施调查;贸易信息服务;贸易政策支持;维护美国海关税则。
实践中,侵犯美国知识产权的“337调查”大部分涉及的都是专利权或商标权侵权行为,少数调查还涉及版权、工业设计以及集成电路布图设计侵权行为等,其他形式的不公平竞争行为包括侵犯商业秘密、假冒经营、虚假广告、违反《反垄断法》等。“337调查”的调查对象包括:①涉案产品的制造商(无论其是否为直接对美国出口产品);②将涉案产品进口至美国的进口商;③在美国销售已进口涉案产品的销售商和零售商。
如果ITC经调查认定进口产品在美国市场侵犯知识产权,其有权采取以下措施:
有限排除令,即禁止列明被告企业的侵权产品进入美国市场;
普遍排除令,即不分来源地禁止所有同类侵权产品进入美国市场;
禁止令,即禁止侵权企业从事与侵权有关的行为,包括停止侵权产品在美国市场上的销售、库存、宣传、广告等;
扣押和没收令,如果ITC曾就某一产品发布过排除令,而有关企业试图再次将该产品出口到美国市场,则美国海关可以根据ITC发布的扣押和没收令,扣押并没收所有试图出口到美国市场的侵权产品。
10.12 德国汉诺威工业博览会、巴黎国际工程机械展、美国拉斯维加斯消费电子展等展会一直是国内企业的重点参展展会。由于参加展会属于许诺销售行为,因此国内企业赴海外参展,特别是赴欧美地区参展,同样存在着专利风险。
参展产品一般会融合先进的研发成果,因其外形、结构引发的专利侵权纠纷在展会中发生的比例较高,专利权人可以通过向当地法院申请或者通过大会组织者对涉嫌侵权的产品进行扣押和没收等。大部分的展会查抄都因专利而起,并且已经由简单的外观设计、实用新型专利侵权纠纷发展成为复杂的、不易判断的发明专利侵权纠纷。
在参展方涉嫌侵犯他人知识产权的情况下,管理机构一般不会给参展方以解释的时间,而是直接撤展。参展方还将面临当地繁杂的诉讼程序,这不仅会给其造成直接经济损失,也会对其声誉带来不利影响。
10.13 知识产权权利人发现侵权货物即将进出口的,可以向货物进出境地海关提出扣留涉嫌侵权货物的申请。被扣留的涉嫌侵权货物,经海关调查后认定侵犯知识产权的,由海关予以没收。
各个国家和地区对海关扣押的规定不同。欧盟对于进口产品的知识产权保护是强制的,而对出口产品的知识产权保护则是可选择的,保护方式是申请制。美国只对进口的侵权货物采取边境保护措施,保护方式是备案制。我国企业产品对外出口因涉嫌侵犯知识产权被当地海关扣押的事件也屡有发生。
10.14 当前阶段,我国企业在海外遭遇的商标权益被侵害情形主要包括:企业商标(或品牌、字号等)在海外被抢注以及企业商标(或品牌、字号等)在海外被侵权使用。
当前,在海外抢注我国企业商标(或品牌、字号等)的主体通常较为集中,主要包括:企业的海外经销商;职业抢注人。
我国企业在向海外销售产品的过程中,往往会先销售给当地经销商,再由经销商在该地区内广泛销售。一些企业海外商标保护意识薄弱,未提前进行商标注册,或碍于合作关系未明确商标权的归属。部分经销商在感受到该品牌或产品的市场竞争力后,抢注我国企业的商标,希望借此获取更多利润,或在与我国企业议价和谈判过程中获得更多益处。
除此之外,一些大量抢注商标并据此维权的职业抢注人,他们往往将一个行业里数个、数十个甚至上百个企业的商标批量抢注,比如白酒、家电、服装、汽车、玩具等行业。对外国法律制度和营商环境不熟悉的中国企业品牌,往往成为职业抢注人的重点目标。某些对中国品牌更加熟悉的主体,能够更为精准地聚焦未在海外注册的我国企业优质商标,在获得商标注册后,职业抢注人或销售带有相关商标的产品获取经济利益,或通过与企业谈判交易商标权而获取利益。
企业商标在海外被侵权主要包含两种情况:被仿冒为同品牌产品;被仿冒为类似品牌产品。
一些主体侵犯我国企业商标权,购买低价劣质产品,然后贴上我国知名品牌的商标标识,假冒真正厂家的产品,从中谋取不当利益。
10.15 其他海外知识产权纠纷包括跨国并购、跨国采购等经营活动中产生的知识产权纠纷。
跨国并购中的知识产权风险包括:
法律、法规、政策风险,各国知识产权法律和政策的差异性可能会直接影响跨国并购的交易进程以及并购后企业对知识产权的使用;
知识产权有效性风险,如授权专利的有效性及权利稳定性风险,知识产权的权属瑕疵、市场价值不确定性风险;
协议风险,并购对象与他人签订的知识产权协议或技术协议中可能存在知识产权风险或限制,导致并购后期知识产权存在使用上的限制。
企业在进行跨国采购的过程中,可能遇到的知识产权问题主要有:待跨国采购的产品如原材料或生产设备在目标使用国或地区是否具有专利权,包括外观设计专利权,或者对于直接获得跨国采购产品的制备方法在目标使用国或地区是否具有专利权。
第五节
10.16 一方面,在海外获得知识产权保护可以为相关产品进入海外市场保驾护航,帮助维护、巩固和提升产品的品牌价值、市场地位和竞争优势等。另一方面,海外布局也可以帮助企业积累知识产权筹码,提高议价能力及风险控制能力,后续如果发生海外知识产权纠纷,以专利诉讼等方式牵制市场同质化竞争对手借此抗衡或制约竞争对手。
企业在海外经营中常用的专利布局模式:
以保护核心技术研发成果为目标的专利布局。
核心技术属于战略资源,可以通过专利布局进行全方位的保护,拥有这类专利在未来市场竞争中不仅可以有更多的话语权,巩固市场竞争优势,同时还可能获得市场利益再分配的权利。
以对抗竞争对手为目标的专利布局。
专利布局是能够有效对抗竞争对手的手段之一。企业可以从竞争对手(产品、市场、专利等)的角度出发开展专利布局,获取竞争对手所需专利作为自身筹码,以实现推动竞争对手主动和谈以及阻止竞争对手进入市场等目的。
以获得市场准入或参与行业竞争为目标的专利布局。
企业通过专利布局获得行业内一定数量的专利(尤其是核心专利),增强自身专利实力,借此作为获得市场准入、安全经营或参与行业竞争的基本要素。此外,企业若能够对核心技术开展专利布局,并将其纳入技术标准中使之成为标准必要专利,将对企业海外经营具有非常重要的战略价值和意义。
10.17 开展海外专利布局的核心步骤:
当企业需要保护核心技术研发成果时,专利布局应在企业海外经营地或产品出口地构建严密专利网,由此提高行业跟随者尤其是竞争对手的规避设计难度和研发成本,为产品推向海外提供保障;
当企业需要对抗或牵制竞争对手时,专利布局应侧重围绕核心竞争产品、核心竞争领域或核心竞争对手等,在企业海外经营地或产品出口地布设具有针对性的专利,形成对竞争对手具有对抗作用或牵制作用的专利筹码;
当企业需要获得市场准入或参与行业竞争时,专利布局应侧重围绕市场准入或行业竞争的关键领域(如标准中的必要专利)掌握行业核心专利,并将其纳入通用技术标准。
研判外部环境和内部条件要素,综合研判形势,明确所需的合理专利数量和分布目标。
外部环境要素包括:技术演进趋势、行业发展动态和市场竞争情况、行业专利分布现状和发展情况、企业海外经营或产品出口目标国家(地区)的知识产权法律环境和规则、主要竞争对手的产品和市场规划以及技术和专利等方面的情况。
内部条件要素包括:自身产品和市场规划、经营模式、研发力量、技术优势、产品特征、已有专利储备情况,以及自身所掌握的产业资源等。
选择合适的申请及进入时机。领先者为了避免先进技术过早公开导致泄密,可以采取暂缓申请或早申请晚公开的策略,同时应密切关注竞争对手的研究步伐,以及目标国家及世界大环境下该技术的专利申请节奏。技术追随者或者需要尽快使用专利权的企业可以采取及早申请策略。
选择合适的进入地域。专利布局通常应偏重于对企业利润贡献度大、市场成长好、知识产权竞争激烈的地域,例如企业自身产品的现有市场和潜在市场、被业界普遍看好的新兴市场、对企业技术和产品有特殊需求的市场、重点竞争对手的现有市场和未来目标市场等。
选择合适的申请和保护类型。专利保护是对创新技术成果最为常见的保护方式,如果创新技术成果容易被竞争对手研发获得,或者可以通过反向工程或其他途径进行破译而获得技术细节,可以选择专利保护的方式;如果创新技术成果在行业内领先,不易被反向工程或仿制,并可预见在较长一段时间内占据行业垄断地位,可以选择通过商业秘密进行保护;如果创新技术成果对自身而言不具有较高价值,但对其他竞争对手可能属于重要技术,并且专利申请及维护费用可能给自身造成一定负担,企业可选择通过防御性公开将该技术主动向公众和社会公开,阻止他人申请相关专利。
依据专利布局规划,可以通过多种方式获取专利:
通过专利申请获得专利,开展海外知识产权布局应充分运用PCT、《马德里协定》、工业品外观设计国际注册海牙协定和专利审查高速路(PPH)等国际注册和审查方面的制度规则;
通过专利转让获得他人已有专利;
通过企业并购等方式获得其他企业拥有的专利;
通过技术合作等方式合法使用他人专利;
通过产业联盟合法使用专利池中的专利;
通过专利许可获得他人专利实施许可。
10.18 海外商标布局
企业制定海外商标申请注册规划,应当以自身需求为基础,着眼于未来发展进行前瞻性布局,降低推广和维权成本,为企业赢得海外市场奠定基础。
对于已有出口计划的海外市场,企业应提前做好商标申请注册规划。以市场未入、商标先行为原则提前进行谋划布局,确保企业在目标市场有标可用,安全稳妥地推广品牌。
对于已有商品和服务出口的海外市场,企业应尽快申请商标注册,降低法律风险,保障商标的使用安全,并防止未注册商标遭他人抢注。商品和服务的出口国、主要竞争对手所在国、投资地和潜在的投资地、贸易中心所在地等都是企业应当考虑商标布局的地点。
企业在进行海外商标内容规划时要充分考虑当地文化特色。
10.19 海外知识产权风险监测和防范
专利自由实施调查(freedom to operate,以下简称FTO),是指在实施新技术、新产品或服务之前,对相关专利进行全面调查,旨在确定当前技术或产品的实施是否符合自由实施的要求,以避免侵犯他人专利权,防范因专利侵权产生的法律纠纷和经济损失。即使是自主研发的技术或产品已获得授权专利,仍然需要开展专利自由实施调查。
FTO的主要作用包括:
进入新市场或开发新产品的战略决策依据。依据专利风险规划合理发展路径。
降低法律风险。识别、评估和管理专利侵权风险,显著降低专利侵权诉讼风险,面对专利侵权诉讼时,可用于证明企业非故意侵权,免于惩罚性赔偿。
融资和市值提升。在融资、并购和上市时获取投资者信任等。
FTO主要对象是有效专利,核心任务可分为两个主要方面:专利侵权风险评估和提出应对措施。
专利侵权风险评估主要包括:
提出应对措施主要包括:
提出专利侵权规避建议;
专利转让、许可的可能性调查和分析;
抗辩事由的调查及可行性分析;
专利权人权益的分析;
潜在未授权专利侵权风险的分析等。
10.20 海外商标风险监测和防范
企业海外商标档案应当包括商标命名档案、商标注册档案、商标管理档案、商标使用档案、商标维权档案、商标荣誉档案,甚至竞争对手的档案。企业应当指派专人对其进行管理更新。
企业应当对海外商标申请注册情况进行及时的动态监测,熟悉当地的商标申请注册流程和相关法律、法规要求,及时解决商标申请注册过程中出现的困难和问题,以免延误注册或导致注册失败。
企业应当制定完备的海外商标使用与保护策略:
要了解国际商标领域尤其是目标国的商标法律制度,建立适合企业实际的知识产权管理和保护体系;
在使用海外商标时要遵守当地的法律、法规,诚信经营,还要提高风险防范意识,未雨绸缪,及时监测被抢注、侵权等情况;
注意收集商标使用、遭遇侵权的证据材料,管理和保护好这一重要的无形资产;
要建立海外商标风险应急机制,面对商标在海外被抢注、侵权等情况,及时咨询精通海外商标保护知识的专业人士,研判风险、分析形势,制定维权方案切实维护自身利益。
10.21 防范海关风险防控,可以采取以下措施:
10.22 对于技术出口到海外的情况,应严格执行我国及技术出口目标国家(地区)的进出口管制法律法规。
我国《知识产权对外转让有关工作办法(试行)》明确规定,技术出口、外国投资者并购境内企业等活动中涉及专利权、集成电路布图设计专有权、计算机软件著作权、植物新品种权等知识产权对外转让的,需要进行审查。所述知识产权包括其申请权。
在技术出口活动中,出口技术为我国政府明确的禁止出口限制出口技术目录中限制出口的技术时,涉及专利权、集成电路布图设计专有权、计算机软件著作权、植物新品种权等知识产权的,应当进行审查。涉及专利权、集成电路布图设计专有权等知识产权对外转让的,由地方知识产权管理部门进行审查。涉及计算机软件著作权对外转让的,由地方贸易主管部门和科技主管部门进行审查。涉及植物新品种权对外转让的,由农业主管部门和林业主管部门进行审查。
外国投资安全审查机构在对外国投资者并购境内企业进行安全审查时,对属于并购安全审查范围并且涉及知识产权对外转让的,应当根据拟转让知识产权的类别,将有关材料转至相关主管部门征求意见。涉及专利权、集成电路布图设计专有权的,由国务院知识产权主管部门负责;涉及计算机软件著作权的,由国家版权主管部门负责;涉及植物新品种权的,由国务院农业主管部门和林业主管部门负责。
第六节
10.23 海外知识产权纠纷的应对途径主要包括积极应诉与寻求和解两种。
被告企业在遭遇海外知识产权纠纷时应积极应对,例如遭遇专利侵权诉讼时,通常可以进行不侵犯专利权抗辩、专利不可实施抗辩以及专利权无效抗辩,以寻求对企业最有利的结果。
大部分的知识产权诉讼、贸易调查都会首先以知识产权无效作为抗辩理由,以从根本上解决知识产权纠纷。
企业在遭遇海外知识产权纠纷时可以选择适当时机寻求和解,获取允许使用原告知识产权的许可协议。双方当事人可以通过签订和解协议以解决争议。
和解协议一般可包括以下内容:被申请人停止进口或销售侵权产品;申请人放弃对被申请人的指控;允许被申请人在一定时间内处理库存的侵权产品;申请人授权被申请人使用知识产权或者进口涉案产品等。
需要注意的是,应诉与和解并非绝对对立。有时候,应诉是为确立企业自身优势,赢得谈判资本,争取和解机会;和解则是为了节省原告和被告双方的诉讼成本,达成双方都一致接受的结果。
10.24 针对海外知识产权纠纷不同的类型,对其制定的应对策略上会具有不同的特点。海外知识产权诉讼周期长、成本高,过程管理非常重要。海外展会知识产权纠纷重在对展会现场的权益维护,若后续进入诉讼程序就可按海外知识产权诉讼的特点来进行管理。贸易调查相较于海外知识产权诉讼周期短、成本高,需要特别关注程序的时间节点。海外海关扣押一般由海外知识产权诉讼、海外展会知识产权纠纷、贸易调查等引起,其解决的根源也在于对这些纠纷的应对处理。
组建由企业内部人员和企业外部专业人员共同组成的知识产权应诉团队。企业内部人员负责整体把控方向、协调内外、提出合理要求等,企业外部专业人员负责制定诉讼策略、具体谈判和应诉事务等。
针对知识产权诉讼起诉书和证据材料中提出的实质性内容进行分析,如在专利侵权纠纷中,可以将涉嫌侵权产品与涉案专利进行对比,分析产品是否构成专利侵权以及分析评议涉案知识产权是否稳定、可否被申请无效等。
以专利侵权纠纷应对为例,可以采取以下措施:
-针对诉讼程序提出异议。例如,原告不具备提起诉讼的资格、受理案件的法院无管辖权或者超过诉讼时效等。
-进行不构成侵权的抗辩。例如,根据侵权判定标准,结合当地相关法律,搜集证据证明被诉侵权产品未落入知识产权保护范围,不构成专利侵权。--缩小专利权保护范围。例如,提供权利人在申请专利时所做的放弃或缩小权利要求范围的陈述,通过禁止反悔原则,限缩权利要求的保护范围,使原告侵权诉讼不成立。
-现有技术抗辩。例如,提供证据证明被告使用的技术为公知技术,进行不侵权抗辩。
-提出专利权无效或撤销请求,对涉案专利进行稳定性分析。例如,判定权利不稳定,可依据当地法律、法规提出专利权无效或撤销的请求,令对方失去提起诉讼的权利基础。
-提起反制性质的诉讼。分析对方产品是否落入己方或关联企业的知识产权保护范围,一旦发现对方产品侵犯己方知识产权,可在当地提起反制行动的诉讼,谋求和解。
10.25 应对海外展会知识产权纠纷
参展企业收到警告信后,应核实警告信的发出人是否为权利人或者其代理人,并判断自身产品是否构成侵权(如侵权事实是否清楚和法律依据是否充分等)。
企业如果认为内容属实且目标值合理,可以与对方进行沟通协调,尽量选择和解,以避免进入冗长的诉讼程序或遭受临时禁令等强制措施;
如果认为不构成侵权,可拒绝签署警告信,同时可以提出反警告,并向法院和海关书面申请保护。如对方的无理警告给自己造成了损失,还可以请求法院判决对方承担非法干涉他人商业经营活动的损害赔偿责任。
遭遇相关执法人员根据临时禁令前来扣押或没收展品时,应沉着冷静,积极配合执法人员的工作以及当地司法行政部门的协调处理工作,并积极寻找一切维权途径,尽力降低企业损失。
企业可在律师等专业人员的帮助下寻求解决途径,依照当地法律向相关部门提出异议、申诉、上诉等,并提交证明未侵权的相关证据。同时,应避免因抵抗或妨碍执法而带来不必要的麻烦。
10.26 应对贸易调查
面临“337调查”时,企业应尽快权衡利弊并作出是否应诉的决定。应诉决定主要关乎成本利益分析和企业的发展战略,在作出决定前,企业应主要考量美国市场对企业的重要程度,分析是否存在侵权的可能性,同时考虑诉讼费用的承受能力和应诉能力,衡量不应诉的后果。
包括领导人员,技术人员,市场人员,行政人员,专业律师。由于“337调查”属于准司法程序,快捷、复杂、技术性和专业性强,中美关于知识产权保护的立法规定也存在差异,因此聘请既懂得“337调查”程序又熟悉中美知识产权差异的专业律师代理企业参与案件应诉工作,可以帮助企业确定有效的应诉策略,全面保护企业的合法权益。
企业遇到的“337调查”,大多数与专利有关。应对与专利有关的“337调查”,被申请人一般可从不侵犯专利、专利无效、专利不可实施三个方面提出抗辩,同时也可以通过规避设计和反诉原告等措施尽力争取有利结果。
-不侵犯专利抗辩;
-专利无效抗辩,据统计,超过40%的美国专利可能会被裁定无效或部分无效。因此,应尽早向 ITC 和 PTAB(美国专利审查和上诉委员会)分别提出专利无效抗辩,并请求在“337调查”早期进行权利要求解释,尽早判定专利有效性,以节省时间成本,同时对原告施压。
-专利不可实施抗辩。《美国专利法》中有一项特殊制度,即被判定为不可实施的专利仍继续有效但不能被实施,权利人无法据此专利行使权利。企业可以从涉案专利在授权过程中存在不正当行为或专利权滥用的角度来证明涉案专利不具备可实施性。
-规避设计。在调查期间对被诉侵权产品或方法进行改造,使该产品或方法落在争议的专利权利要求覆盖范围之外。如果新的商品和制造方法在调查结束时已转变为非侵权的商品或方法,企业则仍可继续开展在美国的业务。
-企业可在美国联邦地区法院提起反诉。通过反诉给原告造成压力,起诉理由可以是反垄断、对方试图通过取得市场主导地位、合同违约、诽谤、侵犯知识产权、虚假广告等不公平商业行为。
10.27 应对海关扣押
企业应核对产品名称和型号、产品技术特征或外观等,比对产品与知识产权保护内容(如专利的权利要求、外观设计的图片或照片、商标的图形或文字等)是否相关。对明显不属于侵犯知识产权的产品,企业可以不当扣押的理由申请异议和撤销。
依照民事诉讼程序,企业可以以产品不侵权、权利人知识产权无效、扣押不符合法律规定等理由进行抗辩。法院如采纳相关抗辩理由,即可判定海关撤销扣押决定。
如确实构成侵权,企业可以尝试与权利人进行沟通,争取获得知识产权许可,在达成和解后海关可能会放行相关产品。
10.28 应对海外知识产权纠纷的关键环节
是指围绕出口产品的主要市场和未来产品的潜在市场,提前开展知识产权申请和布局,对关键技术加强核心专利布局,同时注重外围专利的数量积累。海外知识产权布局不仅可以为企业提供专利保护,树立企业自主创新形象,威慑竞争对手,关键时刻还能通过关联专利反制竞争对手。
有助于企业在遇到知识产权纠纷时第一时间联系专业团队帮助其应对,并争取尽可能多的筹备时间,妥善制定应对策略。企业可在涉及或可能涉及海外知识产权纠纷的重点国家或地区建立一些合作伙伴关系,包括掌握一些当地知识产权代理机构、知识产权律师事务所的信息,与一些能力较强、水平较高、对华友好的相关机构建立合作关系和联络机制。
在语言、法律制度程序以及知识产权专业性等因素上的局限,使一般企业较难把握和主导海外知识产权诉讼案件的进程和结果。为此,企业应当组建以知识产权(法律)管理部门为主导,行政、技术和市场人员共同参与的诉讼应对团队,来负责与外部律师团队进行沟通。
在聘用律师团队方面,企业应聘用具有中外双重执业资格,精通中文与当地语言的律师作为法律顾问,以帮助企业与当地代理律师进行沟通,加强案件进程管理,或者直接聘用具有中外双重执业资格,精通中文与当地语言的律师来代理案件。
无论是“337调查”还是知识产权诉讼,知识产权特别是专利无效抗辩都是必经程序,该程序涉及对专利权利要求保护范围的解释、对现有技术的检索、聘请专家证人结合现有技术对涉案专利的新颖性和创造性进行评价等内容。
在这一阶段的准备工作和口头审理中,企业会支出大笔律师费、专家证人费和检索服务费,如果企业委托国内知识产权服务机构开展专利检索,则可以最大限度节约相关费用。此外,国内被诉企业还可以联合应诉,按照出口业务额和有关比例合理分担费用,同时可以联络虽未被起诉但业务相似的企业参与诉讼,并按一定比例分担费用,以控制成本。
-了解参展地的展会规则,包括了解展会所在国家和地区的法律制度和实践,对展品、布展材料或宣传材料进行合规性核查,结合参展地的知识产权规则进行分析评议,研判风险。
-做好海关备案与查询,应查询与参展产品关联较大的知识产权是否已在该国办理海关备案,已提前做好风险防范;应将自身在参展地获得的知识产权进行海关备案。
-准备相关材料,包括证明合法拥有知识产权的证书,获得的许可证,以及可以证明属于合理使用知识产权的材料、法律依据、初步证据等。这些材料既是企业参展的通行证,也是企业打击他人侵犯自身知识产权的利器。