高级经济实务知识产权学习笔记之2#
- 2026-04-08 02:14:25
高级经济实务知识产权学习笔记之2#第一节 2.1 具有一定经验的专利工作者，在全面了解、熟练掌握专利申请文件撰写基本要求、基本技巧的基础上，需要进一步提高系统化布局专利的思维，特别是对于一些特殊的发明创造，要能够合理地限定其保护范围、选择其保护类型。 2.2 权利要求是否合理涵盖了发明的实质内容，是否清晰界定了保护范围，是否能够确定指向潜在的侵权主体，是衡量一件专利申请文件撰写质量高低的重要标准。 2.3 撰写高质量权利要求书的能力主要体现在两个方面：能够准确把握发明要点，全面构建权利体系；能综合运用法律知识，善于处理特殊类型发明的问题。 2.4 准确把握发明要点 选择发明要点：根据背景技术确定可能的发明要点，分析分别能够解决的技术问题，进行检索，根据检索到的对比文件确定发明要点。 关联发明要点：审视各个独立的发明要点之间在解决技术问题上的关联性，为重新组合发明要点奠定客观基础； 挖掘发明要点：在了解客观现有技术的基础上，重新考虑可能忽略掉的发明要点。 2.5 权利体系的主线考虑：一份权利要求书的主线始于要解决的技术问题，终于要解决的技术问题的必要技术特征。要解决的技术问题相对于说明书所反映的背景技术，是发明希望能够解决的技术问题。在判断一项权利要求是否缺少必要技术特征时，判断的出发点是想要解决的技术问题。实际解决的技术问题则相对于客观存在的背景技术，是发明实际上能够解决的问题。 在考虑主线时，应当为专利审查中可能遇到的质疑留有陈述的余地。 实践中，常有一些专利申请在确权时对现有技术中没有披露的发明要点进行争辩，但无论是从其说明书的内容来看，还是从权利要求书的结构来看，都无法体现出其与其他特征构成了具有特定效果的整体方案，其原因就在于，撰写申请文件时没有考虑清楚什么是主线，以及各个特征与主线的关系是什么。 2.6 权利体系的类型需要考虑 可视性：根据发明所处领域的特点，选择更易于发现侵权行为，更易于锁定侵权主体的权利要求类型。例如制造方法因在维权中比较难于发现侵权行为，如果能够以产品权利要求体现其贡献，则应当在选择方法权利要求的同时增加产品权利要求。对于一些整体产品部件的发明，如果在以产品部件作为权利要求主题的同时，还增加以整体产品作为权利要求主题，则可以在维权中面对各种复杂的侵权关系时具有更加主动的维权措施的选择空间。 合规性：根据专利法有关专利权保护客体的规定，选择适合的权利要求类型。例如疾病的诊断和治疗方法不授予专利权。对于包含用途特征的产品权利要求新颖性的审查，应当考虑权利要求中的用途特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构和/或组成，如果该用途由产品本身固有的特定决定。 一致性：基于授权要求或维权效果选择权利要求类型，必须注意权利要求类型与其限定的技术方案的一致性，特别是对于权利要求中包含不同类型特征的情形，需要清楚地表明每个特征对该类型的技术方案所具有的限定作用。例如一个权利要求的主题是一种复合膜的加工方法，权利要求中除了限定复合膜的加工工艺外还包含了该复合膜的用途，需要判定用途对加工方法是否具有限定作用。 2.7 实施例描述与效果说明是说明书的组成部分，由于在撰写专利申请文件时对现有技术的了解尚不全面，原定的发明要点及相应的主线可能会因之后出现的对比文件而改变。因此撰写专利申请文件时应当留有相应的余地。 一个特征本身所具有的效果与说明书中明确提到的效果，在确定发明实际解决的问题中并不总是等同的：前者是由特征本身的性质决定的，可能具有多个，其中，有些是申请日前所属领域普通技术人员能够认识到的，有些则是在说明书没有给出相应信息的前提下，所属领域普通技术人员联想不到的：后者则是有意选择、明确表达的某种效果，并与发明要解决的问题建立了联系。 对于一个特征在方案中可能产生的效果，应当更多地结合实施例描述予以说明，从而为重新确定法要解决的技术问题奠定基础。 2.8 参数范围的效果说明：发明与现有技术的差异可能只是体现在工艺参数上，这使得发明的创造性判断转化为了选择发明的创造性判断，在判断选择发明的创造性时，选择所带来的预料不到的技术效果就是考虑的主要因素。 在撰写说明书时，应当体现出有目的地选择了不同参数范围的构思，并提供效果说明，必要时应当给出实验数据。在给出参数范围时，应当对多点参数提供相应的实施例，为修改权利要求提供支持。此外，不同参数范围之间的匹配，如果能够取得明显优异的效果，则对于体现发明的创造性将具有重要的支持作用。 2.9 所属领域普通技术人员 说明书明确提到发明所涉及的领域，奠定了所涉及领域的普通技术人员合作的基础。 “所属领域”的范围并非限定一个领域，而是包括了相关的，可以多至两个以上的领域。 “普通技术人员”水平的定义应设置为：具有从事常规技术工作的知识与能力，即知晓申请日或优先权日前，发明所属技术领域所具有的普通技术知识；能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力。如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，其也应具有从其他技术领域中获知相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。 2.10 成套产品、组件产品、多种变化状态的产品、产品的局部外观设计 成套产品的外观设计特点：各个产品之间在出售、使用、风格上具有关联性，即习惯同时出售或同时使用，具有组合使用价值且具有相同的设计构思；各个产品具有独立的使用价值。如一套色彩相同、纹饰相近的古典风格的茶具，其中的茶壶、茶杯属于典型的成套产品。 在判断其是否与现有技术相同时，所采用的对比方式时单独对比，即将各个产品与现有技术进行对比。 组件产品的外观设计特点：每个产品不具有独立的使用价值，例如插件产品。在判断其是否与现有技术相同时，所采用的对比方式是整体对比。 外观设计专利申请的状态变化图是限定保护范围的组成部分，使用状态图仅具有说明使用场景的辅助作用。 产品的局部外观设计通常需要通过虚线、实线来表明其要求保护与不要求保护的产品部分。 第二节 2.11 我国专利法中，与专利保护客体直接相关的法条是专利法第2条与专利法第25条，专利法第2条定义了属于专利保护客体的发明创造，专利法第25条规定了不属于专利保护客体的类型。 关于智力活动的规则和方法，专利审查指南以非穷举的方式列出了数学理论和换算方法，计算机程序，各种游戏，娱乐的规则和方法，乐谱、食谱、棋谱等二十余种类型。 由于涉及计算机程序的发明专利申请通常在权利要求中包含了一些与计算机技术相关如存储、运算、调用等一般被归为技术特征的术语，因此，这类专利申请通常不会依据专利法第25条而被排除专利保护，但这并不意味着其属于技术方案。 例如，一种借助积分规则提高游戏乐趣的游戏通过计算机进行实施，其要解决的问题是提高游戏的乐趣，相应的手段是积分规则，二者之间的因果关系因人而异、因时而变，而非符合自然规则的客观因果关系。 2.12 涉及生物技术领域的发明专利保护客体的判断难点在于适用不同的法律条款。 例如如何判断转基因动物或植物的生产方法是否属于专利保护客体。转基因动物或植物是通过基因工程的DNA重组技术得到的动物或植物，是一种动物或植物品种，其不属于专利保护客体，但是其生产方法，即DNA重组技术是一种有人工参与的非生物学方法，其属于专利保护客体。 判断一种微生物属于专利保护客体的关键在于，该微生物能够经过分离成为纯培养物，并且具有特定的工业用途。 2.13 对微观形状或构造改进的产品不属于实用新型专利权保护的客体。 对一种具有宏观形状或构造的产品进行改进，但其与现有技术的差别仅在于材料不同，即涉及单纯材料替换的产品，其是否属于实用新型专利保护客体？ 如果是在具有宏观结构的产品上应用微观结构已知的某种材料的产品改进方案，如采用已知的记忆合金制造的心脏导管，则属于实用新型专利保护客体，如果所应用的材料不是微观结构已知的材料，则不属于实用新型专利保护客体。 2.14 出版物公开与使用公开 在现有技术证明中，因公开方式不同，证明内容也不同。如某报纸在X日报道了A厂在Y日对外展示了其B产品，并报道了B产品的优良性能，另附有详述了产品结构的B产品图纸。 该报纸既可作为出版物公开的证据，也可作为使用公开的证据。如果作为出版物公开的证据，则公开的时间为该报纸的发行日X日，公开的内容仅限于报纸所披露的信息。 如果将该报纸作为使用公开的证据，则与现有技术证明相关的事实是B产品的展出。此时，公开的时间是Y日，且该报纸将不再是直接证据，而是间接证据，需要结合其他证据，如图纸，来证明使用公开的时间、内容与方式。 2.15 网络公开 网络证据所面对的一些问题，类似于一些属于非正式出版物的纸媒证据。例如一份产品样本上即便印有印刷日，仍不足以将该印刷日认定为公开日，因为公众接触到产品样本的途径可能是通过预售等渠道，所以印刷日并不必然是公众获得产品之日。另外，产品样本本身的真实性也经常受到质疑，需要借助产品样本获取来源等相关事实来予以确认。 网络证据与纸媒证据的另一差别是其易修改性，这是影响网络证据证明效力的一个重要因素。相关信息的来源及信息管理规则十分重要。 2.16 马库什权利要求是指一个权利要求中限定了多个并列的可选择要素。对于这类权利要求，采用一篇对比文件中与一个权利要求中多个相互独立的技术方案进行对比，或者采用多篇对比文件分别与一个权利要求中不同的技术方案进行对比，符合单独对比原则。 2.17 公知常识与惯用手段的关系 首先，置换与结合是两个不同的概念，置换的前提是对比文件中公开了某等同物，而结合是对比文件中未公开部分的补充。其次惯用手段属于公知常识，而公知常识不一定属于惯用手段。例如，在固定方式中，铆接、焊接、粘接、螺纹连接都是公知的连接方式，但由于前三种方式连接的效果与螺纹连接不同，前者是不可拆式连接，而后者是可拆式连接，因此前者与后者的替换不属于惯用手段的直接置换。 2.18 新颖性判断中相同的概念的理解 内容解释：文字表达的多样性与局限性不可避免对相同性判断产生一定的影响，结合说明书及附图对权利要求的解释综合考虑。 上下位概念：下位概念的公开使采用上位概念限定的发明或实用新型丧失新颖性，反之，上位概念的公开不影响下方概念限定的发明或实用新型的新颖性。 数值范围对比: 权利要求中，用离散数值可以表达若干个并列选择方案，但连续数值范围包含着无限多的数值，只能将其作为一个整体考虑。 2.19 创造性判断 整体判断原则：创造性判断标准针对的是发明，即某个技术方案而不是某个特征。就整体方案来看，其对于技术方案所要解决的技术问题而言，提供了与以往致力于解决该问题的各种方法完全不同的发明思路，以及由此产生的不同的技术效果。 现有技术启示: 应当从申请日前的普通技术人员的角度来判断现有技术给出的信息将如何影响普通技术人员的思维，使之能够得到形成专利技术方案的启示。 对于申请日前没有看到专利文件的技术人员来说，其寻找对比文件的起点不是根据专利文件中公开的特征，而是遵循技术人员在技术开发中的思维规律，即从问题出发找到最接近的方能，在某种指引下继续寻找可以进一步完善方案的现有技术，从而达到将二者相结合的结果。 2.20 对比文件通常是用于证明权利要求不具备创造性的证据，但在某些情况下也可能成为证明权利要求具备创造性的佐证。例如当判断专利中采用的某方案是否显而易见时，无效请求人提供的多篇对比文件中采用了通过增加减振装置解决共振问题的方案，反而证明了申请日前所属领域普通技术人员在面对同一问题时所采用的惯用改进思路与专利权人的截然不同，由此支持了该发明创造具备创造性的结论。 第三节 2.21 复审程序是因申请人对驳回决定不服而启动的救济程序，同时也是专利审批程序的延续。因此，一方面，国家知识产权局一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查，不承担对专利申请全面审查的义务；另一方面，为了提高授权专利的质量，避免不合理地延长审批程序，国家知识产权局可以依职权对驳回决定未提及的明显实质性缺陷进行审查。 合议审查的审查范围还可包括两类：一是足以用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷；二是驳回决定未指出的明显实质性缺陷或与驳回决定指出缺陷性质相同的缺陷。 2.22 复审程序中专利申请文件修改限制的依据是专利法实施细则第66条，请求人在提出复审请求或者在对国家知识产权局的复审通知书作出答复时，可以修改专利申请文件，但是修改应当仅限于消除驳回决定或复审通知书指出的缺陷。 2.23 专利无效宣告请求审查程序中以下情形可以依职权进行审查： （1）请求人提出的无效宣告理由明显与其提交的证据不相对应的，合议组可以告知其有关法律规定的含义，允许其变更或依职权变更为相对应的无效宣告理由。 （2）专利权存在请求人未提及的明显不属于专利保护客体的缺陷，合议组可以引入相关的无效宣告理由进行审查。 （3） 专利权存在请求人未提及的缺陷而导致无法针对请求人提出的无效宣告理由进行审查的，合议组可以依职权针对专利权的上述缺陷引入相关无效宣告理由并进行审查。 （4） 请求人请求宣告权利要求之间存在引用关系的某些权利要求无效，而未以同样的理由请求宣告其他权利要求无效，不引入该无效宣告理由将会得出不合理的审查结论的，合议组可以依职权引入该无效宣告理由对其他权利要求进行审查。 （5）请求人以权利要求之间存在引用关系的某些权利要求存在缺陷为由请求宣告其无效，而未指出其他权利要求也存在相同性质的缺陷，合议组可以引入与该缺陷相对应的无效宣告理由对其他权利要求进行审查。 （6）请求人以不符合专利法第33条或专利法实施细则第49条第1款的规定为由请求宣告专利权无效，且对修改超出原申请文件记载范围的事实进行了具体的分析和说明，但未提交原申请文件的，合议组可以引入该专利的原申请文件作为证据。 （7）合议组可以依职权认定技术手段是否为公知常识，并可以引入技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据。 真正能主动依职权引入的理由或证据的情形只有（2）和（7），其余情形则是无效请求人提出理由或证据的前提下，对其中存在的某些明显瑕疵所作出的弥补性措施。特别是（3）所涉及的情形，其并非因为专利中存在明显实质性缺陷而依职权引入无效理由，而是若不引入该理由便无法依据请求理由进行审查。 2.24 无效宣告请求审查程序中对专利文件修改的规定不是源于行政效率的考虑，而是源于对法律稳定性的考虑。 专利权授权后，其公告的权利要求具有权利公示性质，该公示可以为公众避免侵权提供稳定的预测依据。当权利要求的保护范围因在无效宣告请求审查程序中的修改而扩大或变动时，将破坏法律的稳定性。特别是，我国先使用权仅限于申请日前的生产准备，在因行政程序导致的变化下对第三人无过错行为缺少补救措施。 第四节 2.25 PCT于1970年6月19日在美国华盛顿缔结，1994年1月1日我国加入该条约。目前按照该条约申请专利已经成为外国申请人在我国申请专利，以及我国申请人在外国申请专利的重要渠道。 PCT与巴黎公约的不同： 第一，巴黎公约的调整对象是工业产权，包括发明专利、实用新型、外观涉及、商标、服务标记、厂商名称、货物标记或原产地名称和制止不正当竞争等。PCT对专利的保护仅涉及工业产权中的一部分。 第二，巴黎公约的协调作用主要体现在各个国家（地区）的法律层面，如履行国民待遇原则、承认优先权效力等。PCT创建了一个旨在方便专利申请人在多国申请专利的机制。 PCT只是提供了申请程序的便利，并不具有等同于各个国家（地区）专利审查机构所承担的授权职能。 2.26 不同国家对于外观设计的保护不尽相同，第一类是将外观设计纳入专利保护体系，如中国、美国；第二类是在版权保护基础上发展独立的工业品外观设计保护体系，如欧洲许多国家；第三类是建立兼有专利、版权色彩的外观设计保护体系，如日本、韩国。 因此，对于需要在多国寻求外观设计保护的申请人，能够尽快地、以尽量简单的手续获得在多国有效的注册日（或申请日）同样是一个需要在多国协调解决的问题。海牙协定与PCT可谓异曲同工。 选自《高级经济实务（知识产权）<第四版>》
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