引言
领导前段时间共享了关于USPTO培训资料《Legal Analysis and Writing》让我们学习，链接为：https://www.uspto.gov/video/cbt/rspnd-lglargmnts/index.htm。
笔者概览了一下，该培训资料主要是面对美国专利审查员，是为了让审查员更好地应对律师援引判例法的答复意见。此外，该培训资料还介绍了美国专利法律制度、法律机构和法律程序等，对于我们熟悉美国专利法有很大的助力。
因此，笔者决定和大家一起研习该学习资料，并且也顺便提出自己的见解。
正文
1.1 Legal Analysis and Writing 法律分析与撰写
Patent examiners frequently receive replies to Office actions that include citations of case law. Yet most examiners are not attorneys. They may be unfamiliar with the impact of case law on their job as patent examiners.
专利审查员经常收到针对审查意见通知书的回复，其中包含对判例法的援引。然而，大多数审查员并非律师，他们可能并不清楚判例法对其专利审查工作的影响。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
解释和拓展：
1. Patent examiners 专利审查员
2. receive指的是（客观）收到、接收，只强调“拿到了”这个结果，不表示 “是否看到、是否认可、是否同意”。 receive replies收到了一些回复，但不表示对这些回复是否认可或同意。
acknowledge指的是（客观）告知对方已收到，但不表示“同意采纳、接受内容”。相对于receive而言，acknowledge重点在于让对方知道我已经拿到了，有一个跟对方互动的意思。acknowledge the receipt of... 确认收到……。
accept指的是（主观）接受，表示不仅拿到了，还同意、认可其内容。accept an offer 接受要约。accept a patent claim 认可专利权利要求。
3. Office actions 指审查意见通知书，简称OA。
Non-final Office action：非最终审查意见通知书；
Final Office action：最终审查意见通知书。
专利实务中的高频搭配：
receive an Office action 收到审查意见通知书（客观接收，无主观态度）。
acknowledge the receipt of an Office action 确认收到审查意见通知书（向专利局反馈，或内部确认等）。
respond to an Office action 答复审查意见通知书。
file a response to an Office action提交审查意见通知书的答复文件。
address the issues in the Office action 针对审查意见通知书中的问题作出回应。
4.observation指的是针对OA中的审查意见有针对性的书面评述或者意见陈述。例如
make/set out a detailed observation作出详细的意见陈述。
address the examiner’s comments in the observation 在意见陈述中针对审查员的评述作出回应。
a written observation on lack of novelty 针对缺乏新颖性的书面评述。
the observation of the applicant 申请人的意见陈述。
response指的是针对 OA 提交的全部答复文件（包含 observation、修改后的申请文件、证据材料等），即response 包含 observation。例：The responseto the Office action includes a detailed observationon the inventiveness of claim 1.（针对审查意见通知书的答复文件，包含对权利要求 1 创造性的详细评述）。Observation后面的介词用on，表示“关于”，一般不用about。on有时候也可以替换为regarding/concerning/in respect of等。
opinion泛指“观点、看法”，在专利实务中术语非正式术语。一般口语中用，极少在专利实务中使用，特别是极少在递交的正式文本中使用。
专利实务中的高频搭配：
In response to the Office action dated [日期], the applicant hereby sets out the following observation and amends the claims accordingly.针对 [日期] 发出的审查意见通知书，申请人特此作出如下意见陈述，并对权利要求作出相应修改。
The observation below addresses the issue of lack of inventiveness raised by the examiner for claim 1.下述意见陈述针对审查员就权利要求 1 提出的缺乏创造性问题作出回应。
Based on the prior art cited by the examiner, the applicant’s observation is as follows: ...
结合审查员引用的现有技术，申请人的意见陈述如下：……
5. replies to Office actions对审查意见通知书的回复。to表示“对XX”。
这里的reply指的是“答复”这个动作的名词形式，并不表示“答复文件”。答复文件用的是response。意思是：审查员收到的是（申请人）对审查意见的答复动作（动词名词化），而不是说审查员收到了审查人提供的答复文件。现代汉语受到英语的影响颇深，例如，“答复审查意见”中的“答复”是动词，“对审查意见的答复”中的“答复”是动词名词化，仍然指的是“答复”这个动作，并非指的是“答复文件”。
6. that include中的that指的是“replies”，而不是“Office actions”，此处意思是replies中包含了对判例法的援引。因此，在定语从句中，首先要搞清楚关系代词that的先行词是哪个词？错误的理解先行词是造成阅读障碍的原因之一。
7. case law判例法。欧美法系是判例法系。欧洲各个国家是大陆法系。两种法系在很多方面有差异。我国的法律体系属于社会主义法系，同时在法律形式、立法模式、司法逻辑等方面深度借鉴了大陆法系（民法法系）的核心特征，因此，在理解欧美法律方面，不能按照我们惯常的习惯去理解。
8.citations of case law。Citations是动词Cite的名词形式，是cite这个动作的名词化，而并非指引用的内容。我们刚才讨论到receive replies中的replies指的是“答复”这个动作，这里的Citations也指的是“引用”这个动作。只有“答复”这个动作才能包含“引用”这个动作，不能理解为“答复”这个动作中包含了“引用文件”。
Quotation 是被直接引用的原文内容本身（文字、话语、数据等），强调“引用的东西”。
关键动词用法：
Quote（v.）：后接被引用的内容 / 人，表“直接引用”
例：The paper quotes the original regulation verbatim.该论文逐字引用了原条例。
例：He quoted Einstein in his speech.他在演讲中引用了爱因斯坦的话。
Cite（v.）：后接引用的来源 、文献 、或案例，表“标注来源或援引”。
例：You must cite this patent document in your analysis.（你必须在分析中标注该专利文献的来源。）
例：The judge cited three relevant cases.（法官援引了三个相关判例。）
二者搭配使用：
The quotation from the GB standard (see Appendix A) must be cited in the main text.（从国标中摘录的这段原文，必须在正文中标注来源。）
We included a direct quotation from the prior art, and its citation is given in the footnote 3.（我们引用了现有技术的直接原文，其来源标注见脚注 3。）
9. citations在正式场合中一般翻译为“援引”，其它情况可翻译为“引证”。
cite prior art documents 引证现有技术文献
All citations to the patent examination guidelines shall be accurate.所有对专利审查指南的引证均需准确。
The judgment contains detailed citations to relevant administrative regulations.该判决中包含对相关行政法规的详细援引。
10.Yet表转折，放于句首，为口语化表达，比如：Yet I still don’t agree with the conclusion.然而我还是不同意这个结论。但是正式文体不要用，要用however。
However放句首，后面一定要加“逗号”。However, the prior art does not disclose the key connection structure.然而，现有技术未公开该关键连接结构。但是Yet放句首，后面不用加“逗号”。
Yet the prior art does not disclose the key structure.（口语）
However, the prior art does not disclose the key structure.（专利术语中的规范表达）。
But表示主要是在句中表示转折。The claim 1 meets the novelty requirement, but its inventiveness needs further verification.权利要求 1 符合新颖性要求，但创造性仍需进一步核实。该例句中，因为权利要授权需同时满足新颖性和创造性要求，所以新颖性和创造性关联度很大，是需要同时存在的，所以but放句中作转折，前面有“逗号”。
但是But也可以直接放于句首表示转折，例如：
But the Patent Law has special provisions for the design patent of this type.但专利法对此类外观设计专利有特殊规定。该例句中，前面一段话已经说完了，而且前面说的话跟专利法关系不大，那么此处But就可以引领一个新句子，表示转折。
But this conclusion is not supported by the cited prior art documents.但该结论无被引证的现有技术文献支撑。该例句中，前面的句子已经把结论阐述清楚了，结论有无现有技术支持与结论本身关系不大，属于另外一个话题了，那么此处But也就可以引领一个新句子。
11. attorneys指的是律师，attorney-at-law或attorney at law为书面正式用语，与attorney的意思是一样的，但是口语中一般不用。attorney 书面常简写为attny.。注意简写形式后面要有一个小圆点，这里并非多打了个小圆点。例如，下面这本书的封面就写着attorney at law。
专利律师为patent attorney，不要用patent lawyer，否则会给别人感觉极不专业。
Lawyer是泛指律师，指具备法律专业知识、持有律师执照的人。但是一旦涉及到委托关系，例如有权代表当事人出庭、处理法律事务等的律师，就要称为attorney，因为attorney源自拉丁语“attornare”（委托），天然包含“代表当事人进行法律行为（出庭、起草文书、代理专利申请）”的权限。
He is a licensed attorney specializing in patent prosecution before the USPTO.他是具备执业资格的律师，专攻美国专利商标局的专利申请业务。
This lawyer has rich experience in IP disputes, but he is not licensed in California.这位律师有丰富的知产争议经验，但未在加州取得执业资格。意思指这个人可能在其它州有职业资格，属于广泛意义上的律师，但是在加州没有执业资格，不能接受当事人委托办案。
Counsel指代单个人时意思是“法律顾问”，指代多个人时意思是“法律团队”。patent counsel专利法律顾问，可能在公司中存在，或者在USPTO中存在，也可能在律所中存在，也可能是执业律师。但是如果不是在法庭上处理别人委托的话，也可以这么称呼。一切根据该人在某时刻的身份确定其称呼。
The company’s in-house counsel handles all patent application matters.公司内部法律顾问处理所有专利申请事宜。
The counsel for the plaintiff presented three key prior art documents.原告律师团队提交了三份核心现有技术文献。表团队时是不可数名词。
Counselor / Counselor-at-Law法庭上法官 / 书记员对律师的称呼，日常基本不用。Counselor, please state your argument clearly for the record.律师，请清晰陈述你的观点，以便记录在案。该例句的背景是在法庭上法官对律师讲话时使用的，以法官的口吻说出来。
Barrister出庭律师，有权在法院出庭辩护，相当于诉讼律师。英联邦常用，但是美国不用该词。
Solicitor事务律师，处理日常法律事务（起草文书、咨询、非诉），无权在法院出庭，相当于非诉律师。英联邦常用，但是美国不用该词。
一些专利从业者的表达：
Patent Attorney：专利律师，指具备美国律师执照和专利代理资格的律师，美国专利律师需同时通过州律师考试和 USPTO 的专利代理人考试。
Patent Agent：专利代理人，仅具备 USPTO 专利代理资格，可处理专利申请 / 答复审查意见，但无律师执照，不能处理专利诉讼、法律纠纷。
IP Attorney：泛称知识产权律师，涵盖专利、商标、著作权等全部知产领域。
Patent Counsel：专利法律顾问。
Trademark Attorney商标律师。
Copyright Attorney：著作权律师。
IP Professional泛称的知识产权从业者，包括有执业资格和无执业资格的。
IP Practitioner特指有执业资格的知识产权从业者，有代理人执业资格或律师执业资格
12.may的可能性比might更高，may一般是有自信或者有一定证据地表示可能，might表示无证据的猜测，所以专利中一般不用 might 表技术可能性，因不确定性过强，易让审查员认为技术效果“无明确依据”。
The new material may improve the product’s durability.这种新材料可能提升产品耐用性。说话人有一定的依据证明此时可能发生。
The new material might improve the product’s durability, but we haven’t tested it.这种新材料或许能提升耐用性，但我们尚未测试过。说话人没有明确依据证明此事，所以后面又加了个转折，强调一下自己需要做实验才能让人信服。
The present invention maybe applied to the preparation of high-performance polymer materials.本发明可应用于高性能高分子材料的制备。专利申请文本中不要用might，因为该主题涉及的就是高性能高分子材料的制备，实施例中肯定也有相应的实验，那么申请人肯定是有一定证据的，而不是完全没有依据的猜测，所以此处要用may。
13. be unfamiliar with不熟悉某事。I'm not familiar with this patent filing process.我对这个专利申请流程不熟悉。
be unacquainted with sth对某事陌生、不了解，略微比be unfamiliar with正式，书面语可用。The examiner is unacquainted with our technical solution.审查员对我们的技术方案并不熟悉。
have little knowledge of sth主语为自己时，表示承认自己的知识储备比较少I have little knowledge of semiconductor material technology.我对半导体材料技术方面的知识并不熟悉。
14.impact影响，后面用介词on，意思是对XX的影响。
effect表示可以直接观测到的影响。例如：
The ambient temperature has a negligible effect on the thermal stability of the composite material.环境温度对该复合材料的热稳定性产生的影响可忽略不计。专利中需要研究复合材料的热稳定性，实施例中提供了实验数据，是根据实验结果明显可以观测到的，故申请人得出了该结论。
The addition of the catalyst has a significant effect on the reaction rate of the polymerization process.该催化剂的加入对聚合工艺的反应速率产生显著的影响。同上，这里的effect也是经过做实验明确可以观测到的。
effect在专利中常用的修饰词为：negligible（可忽略的）、significant（显著的）、considerable（大幅的）、slight（轻微的）、adverse（不利的）、favorable（有利的）。常用于描述技术效果。
Influence强调间接的影响、长期的影响，并非即时的影响，而是潜移默化的影响。例如：
Family environment influences a person's character.家庭环境影响一个人的性格。一个人的性格基本上是天生的，但是家庭环境在影响人的性格方面只是起到间接的作用。另外，性格一旦形成，在短期内很难改变，那么此处用Influence。并不是做实验就能够明显地证明性格的改变，故不用effect。
The manufacturing process exerts a profound influence on the service life of the device.制造工艺对该器件的使用寿命产生深远的影响。器件的使用寿命首先是各个零部件的质量影响的，而制造工艺只是间接其作用。另外，器件需要经过长期的使用才能损坏，那么此处就用influence。
influence在专利中常用的修饰词为：indirect（间接的）、direct（直接的）、slight（轻微的）、profound（深远的）。
Impact用于描述某个关键因素产生的影响。前文例句中，专利审查工作的影响因素有很多，这里说的只是case law这一个关键因素对审查工作的影响，其它因素暂不考虑。这个影响也不是做实验就能够得到的，不用effect，也没有体现判例法对审查工作的长期影响，不用influence。另外，Impact是一种冲击性的影响。如果审查员熟悉case law，那么审查工作就可能做得好，如果不熟悉case law，那么审查工作就做得差。
The thickness of the protective layer directly impacts the anti-corrosion performance of the metal substrate.保护层厚度直接影响金属基材的防腐性能。强调保护层厚度这个因素比其他因素的影响都大、更直接、更强烈。
The optimized reaction condition has a major impact on the production efficiency of the high-purity powder.优化的反应条件对高纯粉体的生产效率产生重要影响。强调优化的反应条件相比不优化的条件而言影响更大。
Impact在专利中常用的修饰词为：major（重要的）、direct（直接的）、great（大幅的，专利少量可用）、key（关键的）
需要注意的是，上述只是三者的大致区别，而并非绝对的。大家理解就行，不用太纠结三个词之间的明确界限。就单论考试的话，如果出现这三个词让填空，笔者也不一定能够全对。老外也不是这么学英语的，老外不一定要对词与词之间的界限区分个明明白白。老外日常讲话都有语境，不同的语境用到不同的词是长期以来自然而然形成的，就是习惯成自然。如果单拎出来，让普通老外讲这三个词的差异，他们也说不出来。我们在国内没有这样的语境，无法自然而然在语境中领会到这三个词的差异，不得已总结出来一套规则来说清楚三者差异所在。但语言之间的界限存在一定模糊性，即便区分不明显，大家也不用太纠结。
15. as patent examiners是用来修饰代词they的，但是they就指代前句的Patent examiners，所以这里的as patent examiners可以理解为冗余。老外的口语也不一定全部符合语法。当然，大家也可以理解为起到强调作用。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
以上是笔者基于目前认知所形成的一家之言，若有不妥之处，欢迎大家评论交流！
本文为原创，若转载请注明出处，谢谢！
【本文完结】
